Menu
AnalysePropriété intellectuelle

Marques de l’union européenne : l’existence d’une licence portant sur une marque antérieure ne présume pas à elle seule l’existence du droit du licencié à former opposition sur le fondement de cette marque

2 juillet 2021

La société Skyliners a déposé une demande d’enregistrement de sa marque éponyme à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La société Sky Ltd a formé opposition à cette demande sur le fondement de trois marques antérieures, dont deux de l’Union Européenne pour lesquelles elle est licenciée.

La division d’opposition de l’EUIPO a jugé recevable l’opposition formée par la société Sky Ltd en raison de l’existence d’un risque de confusion sur le fondement d’une marque britannique antérieure.
La société Skyliners a saisi le tribunal judiciaire de l’UE aux fins d’annulation de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO qui avait confirmé le droit à opposition de Sky Ltd sur le fondement de ses marques de l’Union Européenne antérieures. Elle soutenait que l’Office avait commis une erreur en considérant que Sky Ltd avait prouvé son droit à former opposition sur le fondement de ces marques.  L’EUIPO, quant à lui, a considéré que pour établir le droit de Sky Ltd à former opposition, le dépôt du contrat de licence n’était pas nécessaire car elle était inscrite au registre de l’Office en tant que licenciée pour plusieurs marques de l’Union Européenne antérieures avant le dépôt de l’opposition. En outre, selon l’EUIPO, des éléments objectifs permettaient de conclure que l’autorisation du titulaire avait été établie avant même que Sky Ltd ne produise le contrat de licence devant la chambre de recours, en particulier le fait que le titulaire des marques de l’Union Européenne antérieures et son licencié étaient membres du même groupe de sociétés et étaient liés économiquement.

Le tribunal de l’UE a annulé la décision de la chambre de recours de l’EUIPO au motif, notamment, que la preuve du droit de Sky Ltd à former opposition sur le fondement des marques de l’Union Européenne antérieures n’avait pas été apportée. Il a retenu que les éléments objectifs pris en compte par l’EUIPO n’étaient pas suffisants pour justifier ce droit à opposition. En effet, il a considéré que, dans le délai imparti, le licencié devait démontrer son autorisation à agir en opposition même :

  • s’il fait partie du groupe de sociétés auquel appartient également le titulaire de la marque antérieure ; et/ou
  • si un représentant commun agit devant l’EUIPO tant pour le titulaire des marques que pour le licencié.

Le tribunal a retenu que l’existence d’une licence portant sur une marque ne saurait à elle seule présumer l’existence d’une habilitation. Dès lors, la production du contrat de licence, ou du moins de la clause prévoyant le droit à opposition du licencié, s’avérait essentielle pour justifier l’existence d’un tel droit.

Tribunal de l’Union européenne, 30 juin 2021, affaire T-15/20, Skyliners GmbH c. EUIPO et Sky Ltd

Newsroom
Droit Public

Les candidats ne sont pas tenus de connaître la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection pour la procédure de sélection préalable à la délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public.

Analyse
8 mars 2024
Droit Public

Le juge peut réduire le nombre de titulaires d’un accord-cadre multi attributaires à un nombre inférieur à celui envisagé par le règlement de consultation.

Analyse
8 mars 2024
Option Droit et Affaires

Six cabinets sur l’entrée au capital de Selp

Revue de presse
7 mars 2024
Entreprendre

Transition écologique : Quels enjeux pour le secteur de l’immobilier ? Interview de Charles Koskas

Revue de presse
4 mars 2024
Analyse

La modification des règles de la consultation au cours de la procédure en cas de circonstances particulières.

Analyse
1 mars 2024
Décideurs 2024Guide Innovation, Technologies & Télécoms

Le Magazine Décideurs nous Classe comme « Excellents » en Droit des Télécommunications

Distinction
27 février 2024
Droit Public

Attention aux prises de parole des élus sur les réseaux sociaux lors d’une consultation publique.

Analyse
12 février 2024
Who's Who Legal 2024

Bradley Joslove in Who’s Who Legal 2024 !

Distinction
8 février 2024
Droit Public

L’absence de pouvoir d’annulation dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du contrat

Analyse
6 février 2024
Rejoignez-nous !
Rejoignez un cabinet à taille humaine, dynamique et ambitieux, et renforcez votre savoir-faire au profit d’une clientèle d’entreprises diversifiée, de dossiers variés et techniques, et de projets novateurs !