Marques de l’union européenne : l’existence d’une licence portant sur une marque antérieure ne présume pas à elle seule l’existence du droit du licencié à former opposition sur le fondement de cette marque

La société Skyliners a déposé une demande d’enregistrement de sa marque éponyme à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La société Sky Ltd a formé opposition à cette demande sur le fondement de trois marques antérieures, dont deux de l’Union Européenne pour lesquelles elle est licenciée.

La division d’opposition de l’EUIPO a jugé recevable l’opposition formée par la société Sky Ltd en raison de l’existence d’un risque de confusion sur le fondement d’une marque britannique antérieure.
La société Skyliners a saisi le tribunal judiciaire de l’UE aux fins d’annulation de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO qui avait confirmé le droit à opposition de Sky Ltd sur le fondement de ses marques de l’Union Européenne antérieures. Elle soutenait que l’Office avait commis une erreur en considérant que Sky Ltd avait prouvé son droit à former opposition sur le fondement de ces marques.  L’EUIPO, quant à lui, a considéré que pour établir le droit de Sky Ltd à former opposition, le dépôt du contrat de licence n’était pas nécessaire car elle était inscrite au registre de l’Office en tant que licenciée pour plusieurs marques de l’Union Européenne antérieures avant le dépôt de l’opposition. En outre, selon l’EUIPO, des éléments objectifs permettaient de conclure que l’autorisation du titulaire avait été établie avant même que Sky Ltd ne produise le contrat de licence devant la chambre de recours, en particulier le fait que le titulaire des marques de l’Union Européenne antérieures et son licencié étaient membres du même groupe de sociétés et étaient liés économiquement.

Le tribunal de l’UE a annulé la décision de la chambre de recours de l’EUIPO au motif, notamment, que la preuve du droit de Sky Ltd à former opposition sur le fondement des marques de l’Union Européenne antérieures n’avait pas été apportée. Il a retenu que les éléments objectifs pris en compte par l’EUIPO n’étaient pas suffisants pour justifier ce droit à opposition. En effet, il a considéré que, dans le délai imparti, le licencié devait démontrer son autorisation à agir en opposition même :

• s’il fait partie du groupe de sociétés auquel appartient également le titulaire de la marque antérieure ; et/ou
• si un représentant commun agit devant l’EUIPO tant pour le titulaire des marques que pour le licencié.

Le tribunal a retenu que l’existence d’une licence portant sur une marque ne saurait à elle seule présumer l’existence d’une habilitation. Dès lors, la production du contrat de licence, ou du moins de la clause prévoyant le droit à opposition du licencié, s’avérait essentielle pour justifier l’existence d’un tel droit.